Van Haren maakt inbreuk op het Dr. Martens positiemerk van Airwair

Op 27 mei 2020 deed Airwair - bekend van de Dr. Martens laarzen - een aanvraag voor een zogenaamd 'positiemerk'. Dat is een merk waarvan het kenmerkende bestanddeel zich op een bepaalde positie van een product bevindt. Een bekend voorbeeld is de rode zool onder een hooggehakte damesschoen, een positiemerk dat Louboutin al in 2019 succesvol inriep tegen Van Haren.

Airwair deed twee weken geleden hetzelfde, maar dan voor het 'gele stiksel in de rand tussen bovenleer en schoenzool', dat kenmerkend is voor Dr. Martens veterlaarzen. Volgens Airwair maakt Van Haren inbreuk op het merk.

De Haagse voorzieningenrechter oordeelt op 18 februari 2021 inderdaad dat het gebruik door Van Haren van dezelfde yellow-stich-on-black-welt (YSBW) verwarrend is voor het publiek. Door met het gele stiksel te suggereren dat de laarzen échte Dr. Martens zijn en/of afkomstig zijn van Airwair, maakt Van Haren inbreuk op het merkrecht van Airwair.

De geldigheid

Positiemerken zijn relatief nieuw en niet gevrijwaard van controverse. Van Haren verzet zich dan ook hevig tegen de geldigheid van het YSBW-positiemerk van Airwair. Zo spande Van Haren in oktober 2020 een nietigheidsprocedure aan bij het Benelux Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BBIE). De argumenten die Van Haren in die (nog aanhangige) procedure te berde brengt, voert het ook aan in dit door Airwair ingestelde kort geding. Volgens Van Haren heeft het YSBW-positiemerk geen onderscheidend vermogen en wordt het merk uitsluitend door de aard van de waren en door technische noodzaak bepaald.

De voorzieningenrechter gaat voorbij aan deze verweren van Van Haren. Het YSBW-positiemerk heeft wel degelijk onderscheidend vermogen. Dit blijkt uit een groot aantal door Airwair overlegde publicaties uit de jaren '90 tot heden, waarin het gele stiksel wordt omschreven als kenmerkend, beroemd, typisch, markant, onderscheidend, herkenbaar, klassiek of iconisch. Zo stond in het NRC Handelsblad van 25 november 1993: '"Krakersschoenen" of "soldatenkistjes". Zo wordt het schoeisel van het merk Dr. Martens wel genoemd. Het zijn stevige stappers met een no-nonsens uiterlijk, voor de geschoolde schoenen-watcher ogenblikkelijk herkenbaar aan het robuuste leer en knalgeel stiksel langs een vuistdikke zool."

Publicaties als deze laten zien dat het YSBW-positiemerk wel degelijk onderscheidend vermogen heeft. Van Haren heeft niet laten zien dat er veel andere schoenen op de markt zijn met een gekleurd stiksel.

Ook de andere geldigheidsverweren wijst de voorzieningenrechter van de hand. Zo wordt het gele stiksel op de zwarte rand niet uitsluitend door de aard van de waren bepaald. Immers, de specifieke gele kleur is niet bepaald door de aard van veterlaarzen. Bovendien is die specifieke gele kleur ook niet nodig om de technische uitkomst te bereiken dat de bovenschoen aan de zool wordt bevestigd.

Inbreuk

Nu het YSBW-positiemerk geldig is, komt de voorzieningenrechter toe aan de vraag of Van Haren ook inbreuk maakt op dat merk. Ten aanzien van enkele door Van Haren verhandelde modellen is inderdaad sprake van merkinbreuk. Daaraan liggen drie argumenten ten grondslag.

Ten eerste maakt Van Haren gebruik van een teken dat overeenstemt met het YSBW-merk, namelijk stiksels die zich op dezelfde positie en in hetzelfde gele kleurenspectrum begeven als het YSBW-merk. Ten tweede gebruikt Van Haren de gele stiksels voor identieke waren, namelijk veterschoenen. Ten derde heeft Airwair aangetoond dat de gele stiksels een 'redelijk groot' onderscheidend vermogen hebben gekregen, zodat in ieder geval post sale verwarring dreigt. Dat wil zeggen dat het publiek de door anderen gedragen veterlaarzen van Van Haren zal beschouwen als echte Dr. Martens laarzen, of zal menen dat de laarzen van Airwair afkomstig zijn.

Met dit verwarringsgevaar staat vast dat Van Haren inbreuk maakt op het YSBW-positiemerk van Airwair in de zin van artikel 2.20 lid 2 onder b van het Benelux-verdrag inzake Intellectuele Eigendom.

Geen slaafse nabootsing, wel merkinbreuk

Van Haren verdedigde zich vorige maand nog succesvol tegen een vordering van Airwair op basis van de juridische grondslag 'slaafse nabootsing'. De Rotterdamse voorzieningenrechter oordeelde op 12 januari 2021 dat het betreffende model Dr. Martens (de 1460 boot) onvoldoende 'eigen gezicht op de markt' heeft. Daarmee werden de vorderingen van Airwair in die procedure afgewezen.

Deze uitspraak van de Haagse voorzieningenrechter laat echter zien dat een herkansing gebaseerd op een andere juridische grondslag - in dit geval het vorm- en positiemerk - niet bij voorbaat kansloos is. Wel beperkt het verbod zich tot het gebruik van de ingeroepen merken. Dat betekent dus dat Van Haren voor zijn veterlaarzen wel gebruik mag maken van bijvoorbeeld rode of blauwe stiksels op die positie. Andere kleuren dan geel vallen immers niet onder het YSBW-merk van Airwair. Zullen veterlaarzen met alle kleuren van de regenboog binnenkort het straatbeeld domineren?