Beschrijvende handelsnamen komt geen ruime beschermingsomvang toe

Beschrijvende handelsnamen staan volop in de belangstelling van IE-advocaten. Afgelopen week wees de voorzieningenrechter van de rechtbank Overijssel vonnis in een zaak over de vraag of 'Bronzen Beelden Winkel' het gebruik van de handelsnaam 'BronzenBeelden-winkel' kan verbieden. Het antwoord van de rechter: nee. Beide handelsnamen mogen naast elkaar bestaan.

Connected B.V. en Lankal Spiegels

Connected B.V. houdt zich sinds medio 2015 bezig met detailhandel via internet, in het bijzonder met de verkoop van bronzen beelden, tuinbeelden en tuinschilderijen. Daarvoor gebruikt zij vooral de handelsnamen 'Bronzen Beelden Winkel' en 'Tuinbeelden Winkel'. Lankal Spiegels - een vennootschap onder firma - begeeft zich op dezelfde markt. Naast spiegels verkoopt zij namelijk ook bronzen beelden, ten behoeve waarvan zij zich bedient van de naam 'BronzenBeelden-winkel'.

Tegen het einde van 2020 sommeert Connected B.V. Lankal Spiegels meermaals om het gebruik van de aanduiding 'BronzenBeelden-winkel' te staken. Het gebruik van deze handelsnaam zou verwarring wekken onder het publiek en daarom in strijd zijn met artikel 5 van de Handelsnaamwet. Lankal Spiegels is kennelijk niet onder de indruk van de sommaties; zij zet het gebruik van haar handelsnaam onverminderd voort. Daarom ziet Connected B.V. geen andere mogelijkheid dan een kort geding aanhangig te maken. Belangrijkste vordering van Connected B.V. is dat Lankal Spiegels wordt verboden nog langer gebruik te maken van de naam 'BronzenBeelden-winkel'.

Wel (bijna) gelijk, toch geen verwarring

Bijzonder aan de ter discussie staande handelsnamen is dat zij beschrijvend zijn voor de producten die partijen aanbieden. Van oudsher genieten dit soort handelsnamen wel enige bescherming, maar geen omvangrijke. De reden daarvan is de zogenoemde 'vrijhoudingsbehoefte': namen die beschrijvend zijn moeten in principe door iedereen kunnen worden gebruikt en 'monopolisering van de taal' moet worden voorkomen.

Deze vrijhoudingsbehoefte is van doorslaggevend belang in het geschil tussen Connected B.V. en Lankal Spiegels. De voorzieningenrechter oordeelt namelijk dat beschrijvende handelsnamen weliswaar onder de bescherming van de Handelsnaamwet vallen, maar dat bij dat soort beschrijvende handelsnamen niet snel sprake zal zijn van onrechtmatig gevaar voor verwarring. *"Niet-onderscheidende namen hebben slechts een beperkte (of mogelijk geen enkele) beschermingsomvang"*, aldus de voorzieningenrechter.

Omdat het in dit geval inderdaad gaat om louter beschrijvende handelsnamen, moet Connected B.V. wel van zéér goede huize komen om de voorzieningenrechter ervan te overtuigen dat verwarringsgevaar op de loer ligt. Dit heeft zij onvoldoende gedaan. Zij heeft bijvoorbeeld niet aangetoond dat de handelsnaam 'Bronzen Beelden Winkel' door intensief gebruik een onderscheidend vermogen heeft gekregen. Zelfs berichten van enkele klanten die daadwerkelijk in verwarring zouden zijn geraakt mogen Connected B.V. niet baten. Dat is wel één van de factoren die een rol speelt bij de globale beoordeling, maar is niet doorslaggevend, zeker niet bij louter beschrijvende handelsnamen. Daar komt bij dat andere factoren - zoals de duidelijk afwijkende 'look and feel' van de websites - erop wijzen dat er geen verwarringsgevaar te duchten is.

Ten overvloede wijst de voorzieningenrechter erop dat zelfs indien sprake zou zijn van verwarringsgevaar, dit verwarringsgevaar het gevolg zou zijn van de beschrijvende aard van de handelsnamen. Die beschrijvende aard zorgt ervoor dat de hiervoor aangestipte 'vrijhoudingsbehoefte' in beeld komt: het belang dat derden gebruik kunnen maken van dezelfde beschrijvende handelsnaam weegt in dit geval zwaarder dan het belang van bescherming van de oudere handelsnaam.

Hakt de Hoge Raad binnenkort de knoop door?

De interesse voor beschrijvende handelsnamen lijkt niet in onbelangrijke mate te worden gevoed door een prangende vraag die al geruime tijd openstaat: geldt voor verwarringsgevaar tussen beschrijvende handelsnamen nu wel of niet de extra eis van 'bijkomende omstandigheden', zoals het bewust creëren van verwarring met de intentie om op misleidende wijze klanten weg te lokken bij de concurrent?

Deze vraag werd door een belangrijk arrest van de Hoge Raad van 2015 (over de beschrijvende aanduidingen 'Artiestenverloningen' en 'Prae Artiestenverloning') niet expliciet beantwoord. In 2017 durfde het gerechtshof Den Haag wel een poging te wagen: bij louter beschrijvende handelsnamen - in dit geval 'Parfumswinkel' en 'Parfumswebwinkel' - is verwarringsgevaar onvoldoende voor een verbod op grond van artikel 5 van de Handelsnaamwet; daarvoor zijn bijkomende omstandigheden vereist. Die zaak werd echter niet aan de Hoge Raad voorgelegd, terwijl procureur-generaal Drijber op 4 december 2020 nu juist concludeerde dat ook voor beschrijvende handelsnamen geldt dat enkel verwarringsgevaar volstaat, zij het dat daarvan omwille van de vrijhoudingsbehoefte niet snel sprake zal zijn.

De conclusie van de procureur-generaal had betrekking op een geschil tussen 'DOC Dairy Partners B.V.' en 'Dairy Partners Limited' en vormt de opmaat naar een langverwacht arrest van de Hoge Raad over deze kwestie. Binnenkort zal de Hoge Raad de knoop doorhakken, maar linksom of rechtsom zal aan beschrijvende handelsnamen als 'Bronzen Beelden Winkel' geen ruime beschermingsomvang toekomen. Quo vadis, beschrijvende handelsnaam?