Le nouveau droit des marques: ce qui change

1. Le droit transitoire

Une entrée en vigueur en deux temps avec les nouvelles procédures en nullité et déchéance devant l'INPI possibles depuis le 1^er avril 2020

L'ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019 et son décret d'application n° 2019-1316 du 9 décembre 2019 transposent en droit français la directive (UE) 2015/2436 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2015 rapprochant les législations des Etats membres sur les marques qui compose le « Paquet Marques ». Il s'agit de la plus importante réforme en matière de droit des marques depuis la loi du 04 janvier 1991. L'ordonnance est entrée en vigueur le 11 décembre dernier avec la publication de son décret d'application la veille de cette date. Les grands changements concernant les procédures en nullité et déchéance, qui vont énormément bousculer ce type de procédures, viennent d'entrer en vigueur le 1^er avril 2020.

2. La prescription

L'action en nullité n'est plus soumise à un délai de prescription

Dans un but d'assurer la possibilité illimitée d'annuler des marques manifestement nulles, l'ordonnance n° 2019-1169 introduit un nouvel article L. 716-2-6 au Code de la propriété intellectuelle qui dispose qu'une action en nullité d'une marque n'est soumise à aucun délai de prescription. Les seules exceptions sont (i) les demandes fondées sur des marques notoirement connues au sens de l'article 6 bis de la convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle, qui doivent être intentées dans les cinq ans à compter de la date de l'enregistrement litigieux, à moins que celui-ci n'ait été demandé de mauvaise foi et (ii) les demandes intentées par le titulaire d'un droit antérieur qui a toléré pendant une période de cinq années l'usage d'une marque postérieure enregistrée, en connaissance de cet usage, à moins que l'enregistrement de celle-ci ait été demandé de mauvaise foi.

Le délai pour agir en contrefaçon est allongé

Le point de départ de la prescription en matière de contrefaçon devient la date à laquelle le demandeur a connu ou aurait dû connaître le dernier fait de contrefaçon. Ce changement a pour but d'aligner le régime juridique de la prescription en matière de contrefaçon sur le régime de prescription de droit commun du Code civil et d'améliorer l'indemnisation du préjudice du demandeur résultant de la contrefaçon car cela rallonge la période prise en compte dans le calcul de la réparation. Cette période était limitée à 5 ans à compter de la date de publication de la demande de marque litigieuse ou à compter du dernier acte d'exploitation auparavant. L'application de ce nouveau point de départ du délai de prescription est entrée en vigueur le 11 décembre 2019.

3. L'opposition

La procédure d'opposition fait sa mue, et s'approche de la procédure devant l'EUIPO

La procédure d'opposition introduite en droit français en 1991 est considérablement revue et dépoussiérée avec la réforme et se rapproche dorénavant davantage de la procédure d'opposition devant l'EUIPO. Pour les nouvelles demandes de marques déposées depuis de 11 décembre 2019, il est possible de baser une opposition sur plusieurs droits antérieurs, moyennant une redevance supplémentaire par droit invoqué, permettant ainsi une protection accrue des titulaires de droits antérieurs.

L'opposition doit toujours être formée dans les deux mois suivant la publication de la demande. Toutefois, l'article R. 712-14 permet désormais à l'opposant de communiquer l'exposé des moyens et les pièces apportées au soutien de son opposition dans un délai supplémentaire d'un mois suivant la demande d'opposition. La nouvelle procédure peut comporter jusqu'à 3 échanges de pièces et d'arguments entre les parties dans une période de 6 mois au total (hors suspensions). La phase d'instruction terminée, l'INPI dispose d'un délai de 3 mois pour rendre sa décision. Ainsi, dans l'hypothèse où chaque partie utilise toutes les possibilités de réplique et qu'une audience orale a lieu, la durée totale de la procédure sera de 12 mois, alors que la procédure durait 6 mois jusqu'à présent.

Demande de preuves d'usage de la marque antérieure dans la procédure d'opposition

Autre nouveauté dans la procédure d'opposition, le rôle renforcé de l'INPI dans l'examen des preuves d'usage de la marque antérieure. Désormais, la marque antérieure ne sera réputée enregistrée que pour les produits et services pour lesquels un usage sérieux a été prouvé par l'opposant.

Ainsi, l'INPI deviendra beaucoup plus exigeant en matière de preuve d'usage. Sous l'empire de la pratique ancienne, il suffisait pour échapper à l'irrecevabilité de l'opposition que l'opposant démontre l'usage de la marque pour un des produits ou services sur lesquels l'opposition était fondée. Il faudra désormais rapporter la preuve de l'usage pour chacun des produits et services servant de base à l'opposition.

Ceci est la conséquence logique des nouveaux pouvoirs de l'INPI pour entendre les demandes en déchéance pour défaut d'usage et implique une analyse des risques par le titulaire de la marque antérieure - une décision de l'INPI va dorénavant permettre aux tiers d'identifier les marques vulnérables aux actions en déchéances.

4. La nullité

L'INPI obtient le droit exclusif d'entendre les demandes en nullité et déchéance de marque sur certains fondements

Avec la réforme, l'INPI a désormais compétence pour connaître de procédures administratives permettant de contester la validité d'une marque enregistrée. Ces nouvelles compétences s'inscrivent dans l'objectif poursuivi par la Directive d'instaurer des procédures administratives efficaces et rapides. Il s'agit d'une compétence exclusive pour les demandes formées à titre principal. Seules les demandes en nullité fondées sur un droit d'auteur, un dessin et modèle ou un droit de la personnalité continueront de relever de la compétence exclusive des tribunaux.

En outre, les tribunaux maintiennent leur compétence dès lors que les demandes en nullité et déchéance sont soulevées à titre reconventionnel ou constituent une demande connexe à une action en contrefaçon ou concurrence déloyale, ainsi que lorsque des mesures probatoires (saisies contrefaçons) ou conservatoires (référées) ont été ordonnées ou sont en place.

Devant l'INPI, ces actions peuvent être intentées par toute personne physique ou morale. Il n'y aura plus besoin de démontrer un intérêt à agir, ce qui permettra très certainement l'émergence de nouvelles stratégies dans les contentieux marques. Il faut donc s'attendre à des procédures devant l'INPI engagées par des hommes de paille, voire même des cabinets d'avocats, et par conséquent, à une augmentation significative du nombre de procédures de nullité et de déchéance.

Devant l'INPI, la phase d'instruction comporte un maximum de 3 échanges de pièces et d'observations, ainsi que la possibilité de demander une audience orale. A l'issue de cette phase, l'INPI dispose d'un délai de 3 mois pour rendre sa décision, ce qui signifie que la durée maximale de la procédure est de 9 à 10 mois.

5. La marque renommée

La marque renommée obtient ses lettres de noblesse et est protégée au titre de l'action en contrefaçon

Sous le régime antérieur, l'atteinte à une marque antérieure jouissant d'une renommée ne pouvait être sanctionnée que par le biais d'une action en responsabilité civile.

Désormais, les marques antérieures jouissant d'une renommée figurent dans la liste des motifs relatifs de nullité d'une marque, définis à l'article L. 711-3 du Code de la propriété intellectuelle.

Par ailleurs, le nouvel article L. 713-3 du Code de la propriété intellectuelle sanctionne désormais au titre de la contrefaçon l'atteinte à une marque renommée, y compris au-delà du principe de spécialité.

En revanche, la marque notoirement connue selon les termes la Convention de Paris n'accède pas à cette protection et reste protégée au titre de l'action en responsabilité civile.

6. Les nouveaux délits de la contrefaçon

Les actes de contrefaçon sont élargis pour faciliter la lutte anti-contrefaçon

Les nouvelles dispositions du Code de la propriété intellectuelle permettent aux titulaires de marques de sanctionner de nouveaux actes au titre de la contrefaçon.

Ainsi, les tribunaux sont expressément autorisés à interdire les contrefaçons en transit, étant toutefois précisé que l'action est irrecevable si le déclarant ou le détenteur des produits apporte la preuve que le titulaire de la marque enregistrée n'a pas le droit d'interdire la mise sur le marché des produits dans le pays de destination finale.

De même, les nouvelles dispositions sanctionnent au titre de la contrefaçon l'apposition d'un signe identique ou similaire à la marque sur des conditionnements, étiquettes, marquages, dispositifs de sécurité ou d'authentification ou l'offre, la mise sur le marché ou la détention à ces fins ainsi que l'importation ou l'exportation des mêmes supports.

Enfin, les nouvelles dispositions étendent la liste des usages sanctionnés au titre de la contrefaçon interdisant expressément l'usage du signe comme tout ou partie d'un nom commercial ou d'une dénomination sociale, l'usage du signe dans les papiers d'affaires et la publicité ou encore l'usage du signe dans des publicités comparatives en violation des dispositions du Code de la consommation qui encadrent cette pratique.

7. Les taxes

Avec les modifications des procédures, les taxes de l'INPI augmentent

L'INPI adopte le système de la redevance supplémentaire pour chaque classe additionnelle lors des dép��ts et renouvellements des marques. Ainsi, la taxe liée au dépôt d'une marque française en une classe est désormais de 190 euros, avec une taxe complémentaire de 40 euros par classe additionnelle. De même, la taxe de renouvellement passe à 290 euros avec une taxe complémentaire de 40 euros par classe supplémentaire. Ceci, afin d'inciter les déposants à réduire le nombre de classes désignées et ainsi, les encourager à maintenir un portefeuille qui reflète véritablement les produits et services pour lesquels le signe est utilisé.

La taxe d'opposition est désormais de 400 euros pour le premier droit sur lequel l'opposition est basée à laquelle il faut ajouter 150 euros par droit supplémentaire.

Les taxes relatives aux procédures en nullité et en déchéance sont fixées à 600 euros, avec un supplément de 150 euros par droit antérieur sur lequel la demande en nullité est basée. Ces taxes sont sensiblement équivalentes à celles engagées dans les procédures devant l'EUIPO et paraissent tout à fait raisonnables, comparées aux coûts d'un contentieux devant le Tribunal dans le cadre des procédures antérieures.